Adiado sucessivas vezes pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529, que discute os marcos temporais da vigência de patentes no Brasil, está agora previsto para a próxima quarta-feira (28/4).
Em seu estágio atual, a ação conta com uma liminar parcialmente deferida pelo Ministro Relator, Dias Toffoli, em 07 de abril de 2021. Sua aplicação demandou esclarecimentos adicionais do Ministro, que, no dia seguinte ao deferimento, reconheceu, de ofício, a "elevada complexidade do caso".
Em seus esclarecimentos, Toffoli transcreve o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279, de 1996, (LPI) e assevera: "Depreende-se do texto da norma que a sua incidência ocorre quando da concessão da patente pelo INPI." (grifos no original).
Logo após, afirma - de maneira contrária ao texto da lei, às evidências, à prática reiterada do INPI e à realidade estabelecida pelas 118.029 concessões de patentes ocorridas até 07/04/21 - que: "...concedida a patente e aferida a demora da autarquia federal, define-se que a patente vigerá por mais 10 ou 7 anos (prazos aplicáveis, respectivamente, à invenção e ao modelo de utilidade), contados da concessão." (grifos nossos).
Não há como uma patente de invenção viger "por mais 10 anos" a partir da data de sua concessão, como afirma o Ministro Dias Toffoli. Até o dia anterior ao da concessão, o que existe é um pedido de patente (artigo 19, LPI). Uma vez concedida, não importa se o prazo de vigência é de 20 anos contados da data do depósito do pedido (regra geral do caput do artigo 40, LPI) ou de 10 anos contados da concessão da patente (regra em discussão na ADI): não há qualquer prazo de validade anterior.
O prazo de validade da patente começa a correr a partir do depósito do pedido no INPI - antes mesmo de o titular adquirir seus direitos, o que só acontece a partir da concessão da patente. Ou seja, pela regra geral dos 20 anos do depósito, quando a patente é finalmente concedida, o titular tem como prazo de vigência apenas o que restou do tempo decorrido desde a data do depósito do pedido. Com isso, a lógica é: quanto mais o processo administrativo do INPI for prolongado, mais onerado será o depositante, futuro titular da patente.
Ao contrário do entendimento esposado pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, a incidência do parágrafo único do artigo 40 desloca o início do prazo de vigência de uma patente da data do depósito para a data da concessão. A diferença entre os dispositivos é uma questão de marco temporal de contagem e não de extensão de prazo. A aplicação do parágrafo único do artigo 40 não adiciona 10 anos ao prazo de vigência de 20 anos contados da data de depósito.
O regime jurídico do prazo de vigência de patentes se consolidou ao longo de 187 anos. A comparação do artigo 40 e seu parágrafo único, da atual LPI, com os artigos 39 e 40 do Decreto-Lei 7.803 (Código da Propriedade Industrial de 1945) torna evidente a diferença entre o modelo atual e o que efetivamente concedia extensão de prazo de patente:
"Art. 39. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos contados da data da expedição da patente, findo o qual o invento cairá no domínio público.
Art. 40. O Govêrno poderá, excepcionalmente, e quando julgue conveniente aos interêsses nacionais, mediante pedido devidamente comprovado, prorrogar o prazo de vigência do privilegio, até cinco anos." (grifos nossos)
É só após a concessão da carta-patente pelo INPI que o titular ganha o direito de impedir terceiros de explorarem sua invenção patenteada, conforme o artigo 42 da LPI. Em seu artigo 44, a lei assegura aos titulares "o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente".
Esse direto à indenização, no entanto, é limitado por outro artigo da LPI, o 225: "Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial". Ou seja, toda infração que tenha acontecido mais de cinco anos antes da concessão da patente não pode ser indenizada, o que torna ainda mais evidente que a efetiva proteção jurídica aos titulares só se dá após o deferimento do pedido pelo INPI.
*Otto Licks, sócio do Licks Attorneys
